Wenn zwei Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Namen verwenden, geht es nicht nur um die Frage, wer im Handelsregister steht. Zu prüfen sind mehrere Ebenen:

Firma nach dem HGB,
Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG,
eingetragene Marke,
Domain und Internetauftritt,
tatsächliche Benutzung im Geschäftsverkehr,
Priorität,
Branchennähe,
Kennzeichnungskraft,
Verwechslungsgefahr,
Verwirkung
und gegebenenfalls eine gewachsene Koexistenz- oder Gleichgewichtslage.

Gerade bei dem Beispiel „Sanus“ im Bereich Krankenpflege und „Sanus“ im Bereich Steuerberatung spricht vieles dafür, nicht sofort streitig vorzugehen, sondern eine Koexistenzvereinbarung mit klarer Branchenabgrenzung zu verhandeln.

Die Firma ist der handelsrechtliche Name des Kaufmanns oder der Handelsgesellschaft. Nach § 17 HGB ist die Firma der Name, unter dem der Kaufmann seine Geschäfte betreibt und seine Unterschrift abgibt; unter seiner Firma kann er auch klagen und verklagt werden.  

Beispiel:

Sanus GmbH ist die Firma.
Der Unternehmensgegenstand kann dagegen Krankenpflege, Altenpflege, Betreuung älterer Menschen, Steuerberatung oder eine andere Tätigkeit sein.

Die Firma ist also der Name des Rechtsträgers, nicht der Geschäftsgegenstand selbst.

§ 18 HGB verlangt, dass die Firma zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet ist und Unterscheidungskraft besitzt. Außerdem darf die Firma keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über wesentliche geschäftliche Verhältnisse irrezuführen.  

Das ist der Grundsatz der Firmenwahrheit.

Die Firma darf also nicht täuschen über:

• Art und Umfang des Unternehmens,
• Rechtsform,
• besondere Zulassungen,
• gemeinnützige oder öffentliche Stellung,
• tatsächlichen Geschäftsgegenstand.

Eine reine Pflege- oder Betreuungsgesellschaft darf deshalb nicht so auftreten, als sei sie ein Krankenhaus, eine ärztliche Einrichtung oder eine öffentlich-rechtliche Stelle, wenn dies tatsächlich nicht zutrifft.

Die Rechtsform muss in der Firma klar erkennbar sein. § 19 HGB regelt die Firmenzusätze unter anderem für Einzelkaufleute, offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften sowie Fälle, in denen keine natürliche Person persönlich haftet.  

Im Rechtsverkehr genügt daher nicht nur:

Sanus

sondern erforderlich ist beispielsweise:

Sanus GmbH
oder noch klarer:
Sanus Pflege GmbH.

§ 30 HGB regelt die örtliche Firmenausschließlichkeit. Jede neue Firma muss sich von allen bereits bestehenden und eingetragenen Firmen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde deutlich unterscheiden.  

Wichtig:

§ 30 HGB wirkt vor allem örtlich. Zwei gleichnamige oder ähnliche Firmen in verschiedenen Städten sind nicht automatisch handelsrechtlich unzulässig. Bei gleicher Gemeinde steigt das Risiko dagegen erheblich.

Beispiel:

Sanus GmbH
und
Sanus Steuerberatungsgesellschaft mbH

In derselben Gemeinde wäre zu prüfen, ob der Zusatz „Steuerberatungsgesellschaft“ ausreicht, um die Firmen deutlich zu unterscheiden. Der gemeinsame Bestandteil Sanus bleibt prägend.

§ 37 HGB schützt gegen unbefugten Firmengebrauch. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma in seinen Rechten verletzt wird, kann Unterlassung verlangen; Schadensersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben möglich.  

Typische Folgen sind:

• Abmahnung,
• Unterlassungserklärung,
• Änderung der Firma,
• Änderung von Briefbogen, E-Mail-Signatur, Website, Domains und Werbung,
• einstweilige Verfügung,
• Unterlassungsklage,
• gegebenenfalls Schadensersatz.

§ 22 HGB erlaubt die Fortführung einer bisherigen Firma, wenn ein bestehendes Handelsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen erworben wird. Voraussetzung ist insbesondere, dass der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben ausdrücklich in die Fortführung der Firma einwilligen.

Beispiel:

Ein eingeführter Pflegedienst wird verkauft. Der Erwerber darf die bisherige Firma unter den Voraussetzungen des § 22 HGB fortführen.

Zu beachten ist dann aber auch § 25 HGB. Wer ein Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma fortführt, kann unter bestimmten Voraussetzungen für frühere Geschäftsverbindlichkeiten haften.

§ 176 HGB gehört nicht zum Firmenrecht im engeren Sinne. Die Vorschrift betrifft die Haftung eines Kommanditisten vor Eintragung der KG beziehungsweise bei Eintritt eines Kommanditisten. Für den Namenskonflikt „Sanus Pflege“ gegen „Sanus Steuerberatung“ ist § 176 HGB deshalb regelmäßig nicht der zentrale Prüfungsmaßstab.

§ 5 MarkenG schützt geschäftliche Bezeichnungen. Dazu gehören insbesondere:

1. Unternehmenskennzeichen, also Namen, Firmen oder besondere Bezeichnungen eines Unternehmens oder Geschäftsbetriebs.
2. Werktitel, also Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmen, Musikwerken, Bühnenwerken, Software, Apps oder vergleichbaren Werken.

Für den Fall Sanus ist vor allem das Unternehmenskennzeichen wichtig.

Beispiele:

• Sanus GmbH als Firma,
• Sanus Pflege als Unternehmenskennzeichen,
• Sanus Steuerberatung als Unternehmenskennzeichen,
• SANUS als eingetragene Marke.

Die Marke schützt ein Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen.
Die Firma bezeichnet den Rechtsträger.
Das Unternehmenskennzeichen schützt den Namen oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens im geschäftlichen Verkehr.

Bei einer eingetragenen Marke gewährt § 14 MarkenG dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht. Bei Unternehmenskennzeichen und sonstigen geschäftlichen Bezeichnungen ist § 15 MarkenG maßgeblich. § 15 MarkenG gibt dem Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung ein ausschließliches Recht und regelt Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche bei rechtsverletzender Benutzung.

Bei Verletzung kommen insbesondere in Betracht:

• Unterlassung,
• Beseitigung,
• Auskunft,
• Schadensersatz,
• Änderung von Firma, Website, Domain, Werbung und Google-Profil,
• gegebenenfalls Löschung oder Einschränkung einer Marke.

Dann ist der Name nicht schutzlos.

Ein Unternehmensname kann schon durch Benutzung als Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG geschützt sein. Eine Markeneintragung ist dafür nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist, ob der Name im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen benutzt wird und Kennzeichnungskraft besitzt.

Zu prüfen ist dann:

1. Wer hat den Namen zuerst benutzt?
2. Seit wann ist die Benutzung nachweisbar?
3. Wo wurde der Name benutzt?
4. Für welche Waren oder Dienstleistungen wurde er benutzt?
5. Besteht Branchennähe?
6. Gibt es tatsächliche Verwechslungen?
7. Gibt es eine spätere Markenanmeldung?
8. Wurde die Benutzung des anderen über längere Zeit geduldet?

Ein älteres Unternehmenskennzeichen kann einer späteren Marke entgegenstehen. Das ist besonders wichtig, wenn jemand Jahre später versucht, durch eine Markenanmeldung einen bereits bestehenden Namensträger zu verdrängen.

Ja. Eine spätere Markenanmeldung kann angreifbar sein, wenn sie ältere Rechte verletzt, bösgläubig erfolgt oder eine gewachsene Koexistenzlage einseitig verschiebt.

Wenn ein Unternehmen den Namen schon vorher im geschäftlichen Verkehr benutzt hat, kann ein älteres Unternehmenskennzeichen bestehen. Eine spätere Marke kann dann nicht ohne Weiteres gegen den älteren Benutzer eingesetzt werden.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG sind bösgläubig angemeldete Marken von der Eintragung ausgeschlossen. Bösgläubigkeit kommt insbesondere in Betracht, wenn jemand den bereits benutzten Namen eines anderen kennt und die Marke nicht redlich zur eigenen Kennzeichnung, sondern zur Behinderung oder Verdrängung anmeldet.

Wenn zwei Unternehmen über Jahre denselben oder einen ähnlichen Namen nebeneinander benutzt haben, kann eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage entstehen. Dann darf eine Partei diese Lage nicht durch eine spätere breite Markenanmeldung einseitig zulasten der anderen Partei verschieben. Diese Linie ist besonders aus der Rechtsprechung zu Peek & Cloppenburg bekannt.

§ 21 MarkenG regelt die Verwirkung. Vereinfacht: Wer die Benutzung eines jüngeren Zeichens über fünf aufeinanderfolgende Jahre in Kenntnis duldet, kann später unter Umständen nicht mehr gegen diese konkrete Benutzung vorgehen. Eine wichtige Ausnahme gilt bei Bösgläubigkeit.

Wichtig ist aber:

Verwirkung bedeutet nicht, dass der andere künftig alles darf.

Sie betrifft grundsätzlich nur die konkrete oder gleichartige Nutzung, die über längere Zeit geduldet wurde. Eine spätere Ausweitung, etwa in neue Branchen, neue Markenanmeldungen, neue Domains oder Merchandising, kann erneut angreifbar sein.

Die Entscheidung BGH, Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 10/09 – BCC ist zentral für Unternehmenskennzeichen und Firmenschlagworte. Der BGH hat klargestellt, dass auch ein Firmenschlagwort, etwa eine Buchstabenfolge, selbständig kennzeichenrechtlich geschützt sein kann. Außerdem hat der BGH betont, dass die Branchennähe eigenständig zu prüfen ist; sie hängt nicht einfach von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens ab.

Bedeutung für Sanus:

Der gemeinsame Bestandteil Sanus kann kennzeichenrechtlich relevant sein. Trotzdem muss gesondert geprüft werden, ob Krankenpflege und Steuerberatung branchennah genug sind, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

In der Entscheidung BGH, Urteil vom 18.12.2008 – I ZR 200/06 – Augsburger Puppenkiste ging die Augsburger Puppenkiste gegen die Bezeichnung „Leipziger Puppenkiste“ vor. Der BGH wies die Klage ab und verneinte eine Verwechslungsgefahr.

Kernaussagen:

• Es kommt auf den Gesamteindruck der Zeichen an.
• Ein einzelner kennzeichnungsschwacher Bestandteil kann nicht ohne Weiteres monopolisiert werden.
• Der Bestandteil „Puppenkiste“ war für den betroffenen Bereich beschreibungsnah beziehungsweise kennzeichnungsschwach.
• Die Ortszusätze „Augsburger“ und „Leipziger“ trugen zur Unterscheidung bei.

Bedeutung für Sanus:

Auch wenn zwei Unternehmen denselben Bestandteil verwenden, folgt daraus nicht automatisch ein Unterlassungsanspruch. Entscheidend bleiben Gesamteindruck, Kennzeichnungskraft, Zusätze, Branchenabstand und tatsächliche Verwechslungsgefahr.

Die Rechtsprechung zu Peek & Cloppenburg ist besonders wichtig bei gleichnamigen Unternehmen. Es gab zwei unabhängige Unternehmen mit der Bezeichnung Peek & Cloppenburg. Der BGH entwickelte den Gedanken einer kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage: Wenn zwei gleichnamige Unternehmen lange nebeneinander bestehen, darf eine Partei diese Lage nicht einseitig zulasten der anderen stören.

In Peek & Cloppenburg II wurde hervorgehoben, dass eine Gleichgewichtslage regelmäßig auch dann gestört werden kann, wenn eine Partei ihre markenrechtliche Position durch weitere Markeneintragungen verfestigt.

Bedeutung für Sanus:

Wenn Sanus Pflege und Sanus Steuerberatung über Jahre nebeneinander existieren, sollte keine Partei später versuchen, durch eine breite Markenanmeldung den anderen in seinem bisherigen Bereich zu verdrängen.

Die Entscheidung BGH, Urteil vom 15.08.2013 – I ZR 188/11 – Hard Rock Cafe betrifft die Verwirkung von Kennzeichenansprüchen. Das Heidelberger Hard Rock Cafe durfte seinen Restaurantbetrieb unter dieser Bezeichnung fortführen, weil die Nutzung über viele Jahre geduldet worden war. Zugleich wurde aber der Vertrieb bestimmter Merchandising-Artikel untersagt.

Kernaussage:

Verwirkung schützt nur die konkret geduldete Nutzung, nicht jede spätere Ausweitung.

Übertragen auf Sanus:

Wenn eine Steuerberatung seit Jahren unter Sanus Steuerberatungsgesellschaft mbH tätig ist und dies geduldet wurde, kann ein Angriff auf genau diese Nutzung verwirkt sein. Daraus folgt aber nicht, dass die Steuerberatung später Sanus auch für Pflegeleistungen oder als breite Marke im Pflegebereich anmelden dürfte.

Der sogenannte Duplo-Fall ist keine BGH-, sondern eine Entscheidung des OLG Hamburg, Urteil vom 18.09.2003 – 3 U 275/01. Es ging um „duplo“ für Schokoladenriegel und „duplo“ für Rasierapparate beziehungsweise Rasierklingen. Das OLG Hamburg verneinte trotz Zeichenidentität und Bekanntheit der Süßwarenmarke eine Verwechslungsgefahr, weil Schokoladenriegel und Rasierprodukte zu weit auseinanderliegen.

Kernaussage:

Selbst eine bekannte Marke genießt keinen schrankenlosen Schutz für völlig entfernte Waren- oder Dienstleistungsbereiche.

Bedeutung für Sanus:

Wenn schon bei einer bekannten Marke wie „duplo“ der erhebliche Warenabstand entscheidend sein kann, spricht bei Krankenpflege gegenüber Steuerberatung erst recht viel dafür, die deutliche Branchenferne ernst zu nehmen.

Bei zwei Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Namen sollte man systematisch prüfen:

• Handelsregisterfirma,
• Unternehmenskennzeichen,
• Firmenschlagwort,
• Logo,
• Domain,
• Social-Media-Name,
• Google-Unternehmensprofil,
• deutsche Marke,
• Unionsmarke,
• internationale Registrierung,
• tatsächlich benutzte Kurzbezeichnung.

• Handelsregistereintragung,
• Beginn der tatsächlichen Benutzung,
• Markenanmeldung,
• Markeneintragung,
• Domainregistrierung,
• erste Rechnungen,
• erste Werbung,
• erste Website,
• erste Verträge,
• Presseberichte,
• Branchenverzeichnisse.

• gleiche Gemeinde,
• gleiche Region,
• bundesweite Tätigkeit,
• nur lokaler Markt,
• gezielte Internetwerbung,
• bundesweite Auffindbarkeit über Google.

Zu prüfen sind:

• gleiche oder ähnliche Branche,
• gleicher Kundenkreis,
• gleiche Vertriebswege,
• gleiche Werbekanäle,
• gleiche Zielgruppe,
• naheliegende Expansion,
• mögliche wirtschaftliche Verbindung aus Sicht des Verkehrs.

Bei Sanus ist zu beachten: Im Gesundheits- und Pflegebereich hat der Begriff einen gewissen Anklang an „gesund“. Das kann die Kennzeichnungskraft etwas schwächen. Für eine Steuerberatung ist dieser Bezug weniger naheliegend.

Wichtige Beweismittel sind:

• falsche Anrufe,
• falsch adressierte E-Mails,
• falsche Bewerbungen,
• falsche Rechnungen,
• falsche Google-Bewertungen,
• Fehlzuordnungen durch Kunden, Banken, Behörden oder Lieferanten.

Eine Gesellschaft heißt:

Sanus GmbH
Tätigkeit: Krankenpflege, Altenpflege, Betreuung älterer Menschen.

Eine andere Gesellschaft heißt:

Sanus Steuerberatungsgesellschaft mbH
Tätigkeit: Steuerberatung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohnabrechnung.

Der gemeinsame Bestandteil Sanus ist identisch. Das spricht zunächst für ein Kollisionsrisiko.

Krankenpflege und Steuerberatung liegen sachlich weit auseinander.

Krankenpflege betrifft Gesundheit, Pflege, Betreuung und soziale Dienstleistungen. Steuerberatung betrifft Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung und betriebswirtschaftliche Beratung.

Das spricht deutlich gegen eine starke Verwechslungsgefahr.

Sanus hat im Gesundheitsbereich einen gewissen beschreibungsnahen Anklang. Im Pflegebereich ist die Kennzeichnungskraft daher eher normal bis leicht geschwächt.

Für Steuerberatung ist „Sanus“ weniger beschreibend und wirkt eher fantasievoll.

Insgesamt ist der Begriff nicht schutzlos, aber auch nicht so stark, dass ohne Weiteres ein branchenübergreifendes Monopol naheliegt.

Wenn beide Unternehmen in derselben Gemeinde sitzen, steigt das Risiko wegen § 30 HGB und wegen praktischer Verwechslungsgefahr.

Wenn sie in unterschiedlichen Regionen tätig sind, sinkt das Risiko.

Ohne konkrete Fehlleitungen ist ein Angriff deutlich unsicherer.

Mit konkreten Fehlleitungen steigt das Risiko erheblich, etwa bei:

• falschen Kundenanfragen,
• falschen Rechnungen,
• falschen Bewerbungen,
• falschen Bewertungen,
• Behörden- oder Bankverwechslungen.

Besonders kritisch wäre es, wenn eine Partei später SANUS nicht nur für den eigenen Bereich, sondern auch für den Bereich der anderen Partei anmeldet.

Beispiele:

• Steuerberatung meldet SANUS auch für Pflege, Altenbetreuung oder Gesundheitsdienste an.
• Pflegegesellschaft meldet SANUS auch für Steuerberatung, Buchhaltung oder Jahresabschluss an.

Das wäre ein typischer Fall für Widerspruch, Löschungsantrag, Nichtangriffsklausel oder eine Koexistenzvereinbarung.

Meine Bewertung:

Bei Krankenpflege gegen Steuerberatung sollte man grundsätzlich nicht sofort auf vollständige Unterlassung oder Namensänderung klagen.

Die Branchen sind deutlich unterschiedlich. Ein Prozess wäre unsicher. Die besseren Argumente sprechen für eine vertragliche Koexistenz mit klarer Abgrenzung.

Nicht vorschnell kämpfen.
Nicht vorschnell ändern.
Sinnvoll ist:

Absichern, abgrenzen, Koexistenzvereinbarung schließen.

Eine Namensänderung wäre nur dann ernsthaft zu erwägen, wenn die eigene Position deutlich jünger, schlecht dokumentiert und wirtschaftlich noch nicht stark etabliert ist oder wenn Verwechslungen trotz Abgrenzung dauerhaft nicht beherrschbar sind.

Die amtlichen DPMA-Gebühren für eine deutsche Markenanmeldung betragen derzeit 290 € bei elektronischer Anmeldung für bis zu drei Klassen, 300 € bei Papieranmeldung, 100 € für jede weitere Klasse ab der vierten Klasse und 200 € zusätzlich für eine beschleunigte Prüfung.

Grobe anwaltliche und gerichtliche Orientierung:

Die konkreten Kosten hängen vom Streitwert, der Zahl der Marken und Domains, dem Verhandlungsaufwand, der Eilbedürftigkeit und dem Umfang der Prüfung ab.

Bei zwei Unternehmen mit gleichem Namen, aber unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, ist eine Koexistenzvereinbarung häufig die wirtschaftlich beste Lösung.

Sie sollte regeln:

1. Beide Parteien dürfen den Namen weiter benutzen.
2. Jede Partei bleibt in ihrem bisherigen Tätigkeitsbereich.
3. Keine Partei nutzt den Namen im Bereich der anderen Partei.
4. Markenanmeldungen werden auf den eigenen Bereich beschränkt.
5. Bereits bestehende Marken werden nicht gegen die vertragsgemäße Nutzung der anderen Partei eingesetzt.
6. Domains, Websites, Google-Profile und Werbung müssen klar unterscheidbar sein.
7. Fehlleitungen werden mitgeteilt.
8. Künftige Expansionen in den Bereich der anderen Partei sind zustimmungspflichtig.
9. Verstöße werden mit Vertragsstrafe abgesichert.
10. Die Vereinbarung gilt auch für Rechtsnachfolger.

Die Parteien verwenden jeweils die Bezeichnung „Sanus“ im geschäftlichen Verkehr. Partei A ist im Bereich Krankenpflege, Altenpflege, Betreuung und sozialer Dienstleistungen tätig. Partei B ist im Bereich Steuerberatung, Buchführung, Lohnabrechnung und betriebswirtschaftlicher Beratung tätig. Die Parteien möchten ihre jeweiligen Tätigkeitsbereiche klar voneinander abgrenzen und eine Verwechslungsgefahr vermeiden. Diese Vereinbarung erfolgt .....

Partei A ist berechtigt, die Bezeichnung „Sanus“ für Krankenpflege, Altenpflege, ambulante Pflege, Seniorenbetreuung, häusliche Betreuung, Pflegeberatung und soziale Betreuungsleistungen zu verwenden.

Partei B ist berechtigt, die Bezeichnung „Sanus“ für Steuerberatung, Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen und betriebswirtschaftliche Beratung zu verwenden.

Partei A verpflichtet sich, die Bezeichnung „Sanus“ nicht für Steuerberatung, Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Lohnabrechnung oder sonstige steuerberatende Dienstleistungen zu verwenden.

Partei B verpflichtet sich, die Bezeichnung „Sanus“ nicht für Krankenpflege, Altenpflege, ambulante Pflege, Seniorenbetreuung, Pflegeberatung oder sonstige Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zu verwenden.

Jede Partei darf Marken mit dem Bestandteil „Sanus“ nur für ihren eigenen Tätigkeitsbereich anmelden und benutzen.

Eine Anmeldung für den Tätigkeitsbereich der jeweils anderen Partei ist .......

Bereits bestehende oder künftige Marken dürfen nicht gegen die vertragsgemäße Nutzung der jeweils anderen Partei eingesetzt werden.

Die Parteien verpflichten sich, im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich einen klarstellenden Branchenzusatz zu verwenden.

Partei A verwendet insbesondere Zusätze wie „Pflege“, „Krankenpflege“, „Seniorenbetreuung“ oder „Altenpflege“.

Partei B verwendet insbesondere Zusätze wie „Steuerberatung“, „Steuerberatungsgesellschaft“, „Steuern“, „Tax“ oder „Buchhaltung“.

Eine isolierte Nutzung der Bezeichnung „Sanus“ ohne unterscheidenden Zusatz ist zu vermeiden, soweit dadurch eine Fehlzuordnung zur anderen Partei entstehen kann.

Die Parteien verpflichten sich, bei Domains, Websites, E-Mail-Adressen, Google-Unternehmensprofilen, Social-Media-Auftritten und Werbung klar auf den jeweiligen Tätigkeitsbereich hinzuweisen.

Keine Partei darf durch ihren Internetauftritt den Eindruck erwecken, sie sei mit der anderen Partei wirtschaftlich, organisatorisch oder gesellschaftsrechtlich ..... 

Erhält eine Partei Anfragen, Nachrichten, Bewerbungen, Beschwerden, Rechnungen oder sonstige Mitteilungen, die erkennbar für die andere Partei bestimmt sind, wird sie die andere Partei unverzüglich informieren und die Fehlleitung nicht zu eigenen geschäftlichen Zwecken nutzen.

Die Parteien verpflichten sich, eine bestehende oder durch diese Vereinbarung geschaffene kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage nicht einseitig zu ...... Insbesondere werden sie keine Markenanmeldungen, Domainregistrierungen, Werbekampagnen oder Expansionen vornehmen, die den geschützten Bereich der jeweils anderen Partei beeinträchtigen.

Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diese Vereinbarung verpflichtet sich die verletzende Partei zur Zahlung einer angemessenen ........, deren Höhe von der verletzten Partei nach billigem Ermessen bestimmt und im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft wird.

Ja. Eine Marke kann grundsätzlich Sacheinlage in eine GmbH sein.

Eine Marke ist ein immaterielles Schutzrecht und kann übertragen werden. § 27 MarkenG regelt den Rechtsübergang einer Marke; der Übergang einer eingetragenen Marke wird auf Antrag in das Markenregister eingetragen.

Beispiel:

Ein Gesellschafter ist Inhaber der Marke SANUS.
Er gründet eine Sanus Pflege GmbH und bringt die Marke als Sacheinlage auf seinen Geschäftsanteil ein.

Das ist grundsätzlich möglich, wenn die Marke werthaltig, übertragbar und hinreichend bestimmbar ist.

Bei Sacheinlagen muss der Gesellschaftsvertrag den Gegenstand der Sacheinlage und den Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den sich die Sacheinlage bezieht, genau bezeichnen. § 5 GmbHG regelt außerdem das Mindeststammkapital der GmbH von 25.000 €.

Bei der Anmeldung sind Unterlagen einzureichen, aus denen sich ergibt, dass der Wert der Sacheinlage den Nennbetrag des dafür übernommenen Geschäftsanteils erreicht. Das folgt aus § 8 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG.

Das praktische Hauptproblem ist die Bewertung. Wird die Marke überbewertet, muss der einbringende Gesellschafter nach § 9 GmbHG den Fehlbetrag in Geld leisten.

Am sichersten ist die Einbringung einer eingetragenen, unbelasteten und werthaltigen Marke.

Gerade bei einer Koexistenzlage ist Vorsicht geboten: Eine Marke, die den Tätigkeitsbereich eines anderen gleichnamigen Unternehmens blockiert, kann angreifbar sein. Als Sacheinlage sollte daher nur ein Recht eingebracht werden, das tatsächlich besteht, wirksam übertragbar ist und den vereinbarten Schutzbereich nicht überschreitet.

Ja. Man kann eine eigene Gesellschaft gründen, die die Marke hält. Das ist eine typische Struktur:

Sanus Marken GmbH
hält die Marke SANUS.

Sanus Pflege GmbH
nutzt die Marke aufgrund eines Lizenzvertrags für Pflegeleistungen.

Sanus Vertrieb GmbH
nutzt die Marke aufgrund eines Lizenzvertrags für Vertrieb, Werbung oder operative Leistungen.

Diese Struktur wird oft als Markenholding, IP-Gesellschaft oder Asset-Holding bezeichnet.

Grundsätzlich ja, wenn die Marke wirksam der Markenholding gehört.

Die Insolvenzmasse umfasst nach § 35 InsO das Vermögen, das dem Schuldner bei Verfahrenseröffnung gehört oder das er während des Verfahrens erlangt. Gehört die Marke nicht der Vertriebsgesellschaft, sondern einer anderen Gesellschaft, fällt sie grundsätzlich nicht in die Insolvenzmasse der Vertriebsgesellschaft.

In der Insolvenz der Vertriebsgesellschaft hätte der Insolvenzverwalter dann nicht die Marke selbst, sondern nur die Rechte aus dem Lizenzvertrag.

Kurz gesagt:

Gehört die Marke der Markenholding, kann der Insolvenzverwalter der Vertriebsgesellschaft die Marke grundsätzlich nicht als Vermögensgegenstand der Vertriebsgesellschaft verwerten.

Ja, aber nur eingeschränkt.

Es ist ein struktureller Insolvenzschutz, aber kein absoluter Schutzschild.

Die Struktur schützt vor allem davor, dass die Marke im Insolvenzverfahren der operativen Gesellschaft verkauft oder verwertet wird. Sie schützt aber nicht gegen alle Risiken.

Besonders gefährlich ist folgende Gestaltung:

Die operative GmbH besitzt bereits die Marke.
Dann gerät sie wirtschaftlich in Schwierigkeiten.
Kurz vor der Insolvenz wird die Marke auf eine Schwestergesellschaft oder Holding übertragen.

Das kann anfechtbar sein.

Nach § 129 InsO kann der Insolvenzverwalter Rechtshandlungen anfechten, die vor Verfahrenseröffnung vorgenommen wurden und die Insolvenzgläubiger benachteiligen.

Bei einer unentgeltlichen oder zu billigen Übertragung kommt zusätzlich § 134 InsO in Betracht. Unentgeltliche Leistungen sind grundsätzlich anfechtbar, wenn sie nicht früher als vier Jahre vor dem Insolvenzantrag vorgenommen wurden.

Bei gezielter Gläubigerbenachteiligung kann auch § 133 InsO relevant werden. Diese Vorschrift betrifft Rechtshandlungen mit Benachteiligungsvorsatz innerhalb bestimmter Fristen.

Folge:

Eine „Rettungsübertragung“ der Marke kurz vor der Insolvenz ist hochriskant.

Wenn die operative GmbH die Marke an einen Gesellschafter oder eine nahestehende Gesellschaft überträgt, muss auch das Kapitalerhaltungsrecht beachtet werden. Problematisch wird es insbesondere, wenn die operative GmbH eine werthaltige Marke ohne angemessene Gegenleistung abgibt.

Beispiel:

Die operative GmbH besitzt eine wertvolle Marke.
Sie überträgt diese ohne marktgerechten Kaufpreis auf eine Holding desselben Gesellschafters.

Das kann als verbotene Vermögensverschiebung, verdeckte Ausschüttung oder insolvenzrechtlich anfechtbare Gläubigerbenachteiligung bewertet werden.

Die operative Gesellschaft braucht einen schriftlichen Lizenzvertrag mit der Markenholding.

Darin sollten geregelt werden:

• Umfang der Nutzung,
• Gebiet,
• Waren- und Dienstleistungen,
• Laufzeit,
• Lizenzgebühr,
• Kündigung,
• Unterlizenzierung,
• Qualitätskontrolle,
• Verhalten bei Insolvenz,
• Nutzung nach Vertragsende,
• Domain- und Werberechte.

Achtung: In der Insolvenz können laufende gegenseitige Verträge problematisch werden. § 103 InsO gibt dem Insolvenzverwalter bei gegenseitigen, noch nicht vollständig erfüllten Verträgen ein Wahlrecht, ob er Erfüllung verlangt oder ablehnt.

Deshalb sollte man sich nicht allein auf eine einfache Klausel verlassen wie: „Bei Insolvenz endet der Vertrag automatisch.“ Solche insolvenzabhängigen Lösungsklauseln können rechtlich problematisch sein.

Eine Markenholding ist besonders sinnvoll, wenn:

1. die Marke von Anfang an in der Holding entsteht oder dort angemeldet wird,
2. die operative Gesellschaft die Marke nur lizenziert,
3. die Lizenzgebühren marktüblich sind,
4. die Verträge schriftlich und klar sind,
5. die Markenrechte sauber registriert sind,
6. keine Vermögensverschiebung kurz vor der Krise erfolgt,
7. steuerliche Verrechnungspreise beachtet werden,
8. keine Gläubiger benachteiligt werden.

Dann ist die Struktur deutlich stabiler.

Gefährlich ist sie, wenn:

• die Marke erst kurz vor der Insolvenz aus der operativen Gesellschaft herausgezogen wird,
• kein angemessener Kaufpreis gezahlt wird,
• der Kaufpreis nicht tatsächlich bezahlt wird,
• die Marke bilanziell oder wirtschaftlich wesentlich für die operative Gesellschaft ist,
• die operative Gesellschaft ohne Marke praktisch wertlos wird,
• die Parteien personenidentisch oder nahestehend sind,
• keine marktgerechte Lizenz gezahlt wird,
• die Übertragung nur dazu dient, Gläubigerzugriff zu verhindern.

Dann kann der Insolvenzverwalter die Übertragung angreifen.

Nein. Wenn die Markenholding selbst insolvent wird, fällt die Marke grundsätzlich in deren Insolvenzmasse. Dann kann der Insolvenzverwalter der Markenholding die Marke verwerten, verkaufen oder über Lizenzverträge entscheiden.

Die Struktur schützt also nur gegen die Insolvenz der operativen Vertriebsgesellschaft, nicht gegen die Insolvenz der Markeninhaberin.

Bei Sanus Krankenpflege und Sanus Steuerberatung liegt keine einfache Schwarz-Weiß-Lage vor.

Für ein Kollisionsrisiko spricht:

• identischer Namensbestandteil Sanus,
• mögliche Firmenschlagwortfunktion,
• mögliche gleiche Stadt,
• mögliche spätere Markenanmeldung,
• mögliche Internetverwechslungen.

Gegen ein hohes Kollisionsrisiko spricht:

• deutlicher Branchenabstand zwischen Pflege und Steuerberatung,
• unterschiedliche Kundenkreise,
• unterschiedliche berufliche Regulierung,
• unterschiedliche Leistungen,
• mögliche klare Branchenzusätze,
• mögliche langjährige Koexistenz.

Die Rechtsprechung zu BCC, Augsburger Puppenkiste, Peek & Cloppenburg, Hard Rock Cafe und der Duplo-Fall führen zusammen zu folgendem Ergebnis:

Identischer Name allein genügt nicht. Entscheidend sind Priorität, Kennzeichnungskraft, Branchennähe, Gesamteindruck, tatsächliche Verwechslungsgefahr, Verwirkung und die Frage, ob eine bestehende Gleichgewichtslage gestört wird.

Die praktisch beste Lösung lautet daher:

Koexistenzvereinbarung mit klarer Branchenabgrenzung, gegenseitigem Nichtangriff, Markenregelung, Internetregelung, Fehlleitungspflicht und Vertragsstrafe.

Zusätzlich kann eine Markenholding sinnvoll sein:

Markenholding ja – aber nur bei frühzeitiger, marktgerechter und sauber dokumentierter Gestaltung. Nicht als nachträgliche Rettungsmaßnahme kurz vor der Insolvenz.

Für den konkreten Fall empfehle ich :

Nicht in Rechtsstreitigkeiten verstricken, die Jahre dauern.

Aber auch nicht vorschnell klein beigeben und umfirmieren. 

Zuerst die eigene Position sichern, eine Koexistenzvereinbarung verhandeln und die Markenstruktur sauber gestalten.

Ich helfe bei der Findung von Koexistenzvereinbarungen. 

Hermann Kulzer MBA
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Wirtschaftsmediator (uni DIU) 

Kulzer@pkl.com